Emprender sin riesgos legales

Por: Alejandra M. Garza Domínguez

Un emprendimiento es una de las decisiones más importantes de nuestras vidas. Es lo que marcará una nueva etapa en la vida del emprendedor, conocerá nuevos logros, así como nuevos desafíos.

Sin embargo, es común que los desafíos se vayan conociendo poco a poco, conforme se van presentando, dejando nuestra faceta de emprendedores para convertirnos en bomberos (apaga fuegos), cuando la mayoría de los desafíos se pudieron haber prevenido, al menos, por lo que respecta a la Propiedad Intelectual.

Uno de los primeros pasos que usualmente se realizan en un emprendimiento, es el branding. Se contrata a una agencia de marketing para que presente propuestas de marca junto con su branding, y el cliente acepta la que más le gusta… e inicia operaciones, esto sin haber registrado previamente la marca en cuestión. Una situación común es que el mismo equipo de marketing realiza una búsqueda fonética simple – en el mejor de los casos - para verificar si existe una marca registrada idéntica a la propuesta, no obstante, la identidad fonética no es el único factor determinante para concluir si la marca propuesta es objeto de ser registrada.

Esta clase de desafíos es de las más comunes, si no es que es la más común. El registro de marca no se considera como prioridad y casi siempre se deja para después, cuando ese después pudiera conllevar una infracción por un uso no autorizado o una negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), debiendo, necesariamente replantear la marca e imagen del negocio para evitar una multa (o una segunda multa).

Económicamente, resulta mejor realizar la inversión del registro de marca inicialmente, a tener que realizar un gasto después para defenderse de un litigio.

Recomendación: Como parte del proceso del branding, es necesario apoyarse con un abogado especialista en Propiedad Intelectual para que realice el análisis de la búsqueda fonética y realice el registro de marca. Recordemos que el proceso de registro tarda aproximadamente 6-seis meses, por lo que su trámite debe iniciarse lo antes posible para iniciar operaciones con la marca debidamente registrada.

Por otro lado, es perfectamente entendible que, como parte del arranque de un emprendimiento, se busque la optimización de recursos, es por ello que, en muchas de las ocasiones, las empresas optan por utilizar licencias de software no adquiridas por los medios tradicionales o bien, licencias compartidas. Esta falta de licenciamiento implica una infracción en Derechos de Autor innegable. Cuando una empresa de software detecta un uso ilegal de alguno de sus programas de cómputo, es usual que inicie una acción contenciosa a través del IMPI, solicitando una visita de inspección para verificar todos y cada uno de los equipos de cómputo y levantar un inventario de usos ilegales para posteriormente iniciar una infracción en materia de comercio.

La adquisición de un equipo de cómputo con el software integrado no exime al propietario de una posible infracción. Esto es, la versión que por default se encuentra en el equipo no necesariamente es la licencia adecuada para un uso comercial o en un negocio. Es por ello que es indispensable revisar cada equipo de cómputo que se utilice en la empresa y verificar que cuente con las licencias correctas y así evitar un futuro litigio.

Recomendación: Realizar revisiones continuas de los equipos de cómputo y los programas de cómputo instalados, desinstalar todo aquel que no cuente con la licencia correspondiente y adquirir las licencias adecuadas para el uso que se le dé al equipo.

Lo mismo sucede con la música que se utiliza en algunos negocios, se tiene la creencia que, al contar una membresía de Spotify o Apple Music, por ejemplo, la música se puede utilizar libremente en un establecimiento comercial. Esto es erróneo. La membresía de esta clase de plataformas es para uso personal y privado, lo cual implica que no se está autorizando la comunicación pública de las obras musicales. Es cuando las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC) entran en acción y acuden al domicilio para ofrecer la adquisición de licencias para uso comercial, y regularizar el uso y explotación de las obras musicales.

De hacer caso omiso a los acercamientos de la SGC, éstas iniciarán un procedimiento de avenencia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) a fin de llevar a cabo pláticas conciliatorias, cuestión que, de no acudir, el presunto infractor será acreedor a una multa por parte del INDAUTOR. Es necesario señalar que de no adquirir la licencia y continuar el uso indebido de las obras musicales, las SGC pueden iniciar un procedimiento contencioso de infracción.

Recomendación: Evitar utilizar obras musicales en los establecimientos comerciales si no se cuenta con una licencia para ello. En caso de que alguna SGC tenga un acercamiento, es importante darles la importancia que tienen y asesorarse con un abogado especialista en Derechos de Autor.

Otro desafío común dentro de un emprendimiento es la falta de contratos. Ya sea que, por acelerar el inicio de operaciones, de entrega de pedidos, de contratación de personal o cualquier otra razón, estos documentos primordiales se dejan para un segundo plano. Desafortunadamente, la falta de contratos usualmente afecta más al emprendedor.

La carencia de un contrato individual de trabajo puede desatar un laudo no favorable para el empleador, así como pérdida importante de desarrollos o trabajos por encargo respecto a la titularidad de la propiedad intelectual, e incluso, hasta la fuga de información confidencial.

Podemos enumerar algunos contratos básicos, sin embargo, esta lista no debe ser considerada como una guía definitiva ya que todo acto dentro y fuera de la empresa, puede ser un acto jurídico que requiere un contrato específico. Todo empleado debe firmar, al menos, el contrato individual de trabajo – que incluya una cláusula de propiedad intelectual - y un contrato de confidencialidad.  Toda prestación de servicios que se brinde o se reciba, debe formalizarse con un contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual, de igual forma debe incluirse una cláusula de propiedad intelectual y confidencialidad.

Recomendación: Contar con un compendio de contratos debidamente elaborados y revisados por un abogado especialista en contratos civiles o laborales, asistido de un abogado especialista en Propiedad Intelectual.

Si bien, el riesgo de verse involucrado en un procedimiento legal es real, es preferible contar con los instrumentos jurídicos indispensables – registro de marca, licencias, patentes, contratos - para mitigar esta posibilidad, invirtiendo desde un inicio y previo a iniciar operaciones.